Rozhodnutí ESD ve věci ochranné známky „INTEL“, aneb vyplatí se vlastnit ochrannou známku s dobrým jménem?
Ochranná známka s dobrým jménem požívá díky své notorické známosti mezi spotřebiteli ochrany napříč celým spektrem výrobků a služeb. Tato rozšířená ochrana znamená výjimku ze zásady, podle níž je známka chráněna pouze pro ty výrobky a služby, s nimiž ji její vlastník užívá. Vzhledem k tomu, že tzv. Nicejské třídění (tedy Mezinárodní třídník výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek, v současné době jeho 9. verze) obsahuje celkem 45 tříd výrobků a služeb, přičemž běžná praxe je zatřídění označení do 3-4 tříd, může se zdát, že vlastník ochranné známky s dobrým jménem je oproti vlastníkovi „běžné“ ochranné známky podstatně zvýhodněn.
Vymáhání práv ze známky s dobrým jménem
Pokud vlastník známky přistoupí k vymáhání práv ze své ochranné známky vůči jinému subjektu, užívajícímu potenciálně zaměnitelné označení, zkoumá se tato zaměnitelnost podle dvou kritérií - podle zaměnitelnosti samotných označení (přičemž se zvažuje podobnost zejména těch prvků v označeních, které mohou být pro spotřebitele dominantní, a podle nichž si označení zapamatuje), a podle podobnosti výrobků a služeb, pro něž jsou označení reálně užívána (tedy nikoliv pouze těch výrobků a služeb, které jsou vyjmenovány přímo v seznamu u konkrétní známky). V případě, že vlastník vůči jinému subjektu uplatňuje známku s dobrým jménem, odpadá kritérium podobnosti výrobků a služeb, a posouzení zaměnitelnosti se omezí pouze na posouzení podobnosti samotných označení.
Místo toho však vlastník ochranné známky musí prokázat, že tato známka dobré jméno skutečně získala. Aby mohlo být známce přiznáno dobré jméno, musí vlastník přinést důkazy o relevantních skutečnostech, na nichž bývá dobré jméno založeno, čili zejména o podílu ochranné známky (resp. výrobků a služeb touto známkou označených) na trhu, povědomí veřejnosti o ochranné známce, intenzitě a délce užívání ochranné známky, reklamě apod. Pochopitelně, každý případ je nutno posuzovat samostatně, přičemž lze vymezit pouze obecné zásady, podle nichž by měly soudy při zkoumání všeobecné známosti postupovat.
Právní rámec a předběžná otázka
Institut ochranné známky s dobrým jménem byl do českého právního řádu zaveden v důsledku harmonizace českých právních předpisů s právem Evropských společenství (objevil se v současném zákoně o ochranných známkách, zák. č. 441/2003 Sb.). Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (která kodifikuje dosavadní úpravu ochranných známek v EU), v článku 5.2. stanoví, že vlastník ochranné známky s dobrým jménem může zakázat třetím osobám užívání označení totožného s ochrannou známkou nebo této známce podobného pro výrobky a služby, které nejsou podobné těm, pro něž byla ochranná známka zapsána v případě, že užívání takového označení bez řádného důvodu by neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim působilo újmu.
Právě kritérii posouzení tohoto „neoprávněného těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky“ a „působení újmy“ se zabýval ESD v rozhodnutí o předběžné otázce ve věci sporu mezi stranami Intel Corporation Inc. a CPM United Kingdom Ltd., týkajícího se zápisu ochranné známky spol. CPM United Kingdom Ltd. ve znění „INTELMARK“ ve Velké Británii, proti němuž se pochopitelně bránila společnost Intel Corporation Inc., jakožto vlastník ochranné známky „INTEL“. Tato společnost namítala dobré jméno své známky, a dožadovala se zrušení zápisu ochranné známky „INTELMARK“ ve Velké Británii. Britský soud se obrátil na ESD s předběžnou otázkou, týkající se výkladu příslušných ustanovení Směrnice ES ve věci podmínek pro konstatování újmy způsobené rozlišovací způsobilosti ochranné známky s dobrým jménem.
ESD v rámci rozhodování o této předběžné otázce (přesněji celkem o třech předběžných otázkách, které britský soud předložil) formuloval faktory, podle nichž by měl být stupeň porušení rozlišovací způsobilosti ochranné známky s dobrým jménem posuzován. Těmito faktory jsou:
- stupeň podobnosti mezi kolidujícími ochrannými známkami
- povaha výrobků nebo služeb, pro které jsou zapsány kolidující ochranné známky, včetně míry blízkosti nebo rozdílnosti těchto výrobků nebo služeb, jakož i dotčené veřejnosti
- intenzita dobrého jména starší ochranné známky
- stupeň vnitřní rozlišovací způsobilosti nebo rozlišovací způsobilosti získané užíváním starší ochranné známky
- existence nebezpečí záměny u veřejnosti
Faktor podobnosti výrobků a služeb a faktor změny chování spotřebitelů
Z uvedených faktorů za pozornost stojí zejména faktor druhý, totiž povaha výrobků a služeb. Ačkoli (jak bylo výše uvedeno) by v případě známky s dobrým jménem neměl být tento faktor relevantní, ESD mu i v tomto případě význam přikládá. Vychází přitom ze zásady, podle níž je dobré jméno posuzováno ve vztahu k veřejnosti dotčené výrobky a službami, pro které byla tato známka zapsána. Přitom se může jednat o veřejnost širokou, nebo i více specializovanou. Nelze tedy vyloučit, že veřejnost dotčená výrobky nebo službami, pro které byla zapsána starší ochranná známka s dobrým jménem, je zcela odlišná od veřejnosti dotčené výrobky nebo službami, pro které byla zapsána pozdější ochranná známka. V důsledku toho nebude starší ochranná známka, jakkoliv má dobré jméno, známa veřejnosti, které se týká pozdější ochranná známka. V důsledku toho se tedy může stát, že se jednotlivé části veřejnosti, jichž se každá z posuzovaných známek týká, nikdy s druhou známkou nesetkají, a tedy si mezi těmito známkami neučiní žádné spojení. A i v případě, že se relevantní segmenty veřejnosti skutečně překrývají, mohou být stále výrobky a služby natolik rozdílné, že pozdější ochranná známka nebude schopna starší známku u této veřejnosti evokovat.
ESD tedy konstatoval, že i v případě, kdy je starší ochranné známce přiznáno dobré jméno, musí být zohledněna povaha výrobků a služeb, pro které byly jednotlivé kolidující známky zapsány.
Dále se ESD v rozhodnutí zabýval újmou na rozlišovací způsobilosti starší ochranné známce. K takové újmě dojde tehdy, je-li oslabena schopnost ochranné známky identifikovat označené výrobky a služby jako pocházející od majitele ochranné známky, protože užívání pozdější ochranné známky způsobuje roztříštění identity starší známky a jejího působení na veřejnost. Z toho vyplývá, že má-li vlastník starší známky s dobrým jménem prokázat, že užívání pozdější zaměnitelné známky působí rozlišovací způsobilosti jeho známky újmu, musí prokázat změnu hospodářského chování relevantních spotřebitelů, anebo hrozbu vážného nebezpečí, že by k takové změně v budoucnu mohlo dojít. ESD tedy tímto rozhodnutím klade na vlastníka ochranné známky s dobrým jménem důkazní břemeno prokázání změny chování spotřebitelů na úkor jeho výrobků či služeb, nebo alespoň rizika této změny. V praxi je ale prokázání takové změny složité, ne-li přímo nemožné, obzvláště v situacích, kdy se obě známky netýkají stejného segmentu výrobků a služeb (např. jedna známka se týká potravin, a druhá elektroniky). Pokud je předpokladem poškození rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky oslabení její schopnosti vytvořit u spotřebitele přímé spojení mezi touto známkou a označenými výrobky a službami, pak může být takové oslabení nepochybně způsobeno prostým užíváním zaměnitelných známek, aniž by přitom hrozilo, že se spotřebitel od starší známky odvrátí.
Závěr
Pokud se budou národní soudy řídit těmito závěry ESD, znamená to poměrně podstatné oslabení postavení vlastníka ochranné známky s dobrým jménem, a značné snížení právní síly celého institutu známek s dobrým jménem. Vlastník této známky má dle těchto závěrů ztížené postavení, kdy je povinen prokazovat nejen, že známka získala dobré jméno (a to ještě předtím, než třetí osoba začala užívat své zaměnitelné označení, nebo než s jej pokusila přihlásit jako ochrannou známku), ale i uvedenou újmu na rozlišovací způsobilosti, tedy odvrat spotřebitelů od výrobků označovaných jeho známkou. Můžeme se tázat, zda je takové důkazní břemeno v souladu s podstatou institutu ochranné známky s dobrým jménem.
Autor: Petr Mališ
Autor působí v advokátní kanceláři Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři v.o.s., kde se zabývá zejména smluvní úpravou v oblasti informačních technologií, ochrannými známkami (vedoucí sekce www.trademarks.cz) a rovněž obchodním a pracovním právem.
