Paralelní dovozy do EU a ochranné známky

Tento článek se zabývá paralelními dovozy výrobků ze zemí mimo EU, a to s důrazem na zboží chráněné ochrannou známkou registrovanou na území Společenství. Zvláštní důraz byl kladen především na vývoj judikatury Evropského soudního dvora (ESD).

Obecně k paralelním dovozům

Paralelním dovozem se rozumí import výrobků a zboží chráněných ochrannou známkou, k němuž nedal majitel ochranné známky souhlas.

Zákon o ochranných známkách č. 441/2003 Sb., který v důsledku harmonizace zákonné úpravy v rámci EU upravuje v ust. § 11 vyčerpání práv z ochranné známky tak, že „vlastník ochranné známky není oprávněn zakázat její užívání na výrobcích, které byly s touto ochrannou známkou uvedeny na trh v České republice tímto vlastníkem nebo s jeho souhlasem“. Tato úprava je výsledkem implementace evropské směrnice č. 89/104/ES, o ochranných známkách.

Obdobný režim platí i pro území EU, resp. EHP. Jestliže byl výrobek uveden na trh kteréhokoli státu Společenství, nelze bránit jeho dovozu do jiného členského státu. Směrnice Rady č. 89/2004/ES upravuje princip vyčerpání práv z ochranné známky následovně: „Ochranná známka neopravňuje majitele, aby zakázal její užívání pro zboží, které bylo pod touto ochrannou známkou uvedeno majitelem nebo s jeho souhlasem na trh ve Společenství.“

Úpravu paralelních dovozů rozvedl Evropský soudní dvůr prostřednictvím judikatury v několika rozhodnutích, která se dotýkají známkového práva buď přímo nebo ve svém důsledku. Vývoji judikatury, která měla na známkové právo a paralelní dovoz do EU nejzávažnější dopad, se věnuje následující část tohoto článku.

Případ Silhouette

Ve věci Silhouette (1998) Evropský soudní dvůr judikoval, že tzv. princip mezinárodního vyčerpání práv z ochranné známky je teritoriálně omezen pouze na území Evropské unie. Tímto rozhodnutím byl tak potvrzen tzv. princip komunitárního vyčerpání práv, který ve svém důsledku znamená, že možnost a právo majitele ochranné známky kontrolovat pohyb výrobku chráněného ochrannou známkou se vyčerpává v okamžiku prvního uvedení výrobku na trh kteréhokoliv členského státu. Zároveň ESD ve věci Silhouette vyloučil uplatňování tzv. mezinárodního principu vyčerpání práv z ochranné známky, když rozhodl, že tento princip, podle kterého dochází k vyčerpání práv z ochranné známky uvedením výrobku na trh kdekoliv na světě, je v rozporu se směrnicí č. 89/104/ES a jednotlivé státy nemají možnost ho ve svých národních právních řádech zakotvit.

Případ Micro Leader Business

Soud první instance ve věci Micro Leader Business (MLB) z roku 1999, rozhodl, že majitel, který vlastní ochrannou známku v režimu komunitárního práva, může bránit paralelním dovozům výrobků označených touto známkou na území celého Společenství. Rozhodnutí MLB se vztahuje především na hospodářskou soutěž ve vztahu k autorskému právu, ale ve svém důsledku mělo významný dopad také na otázku komunitárního vyčerpání práv. Z judikátu MLB lze dovodit možný způsob, jak dosáhnout, a to i přes zákaz principu mezinárodního vyčerpání práv z ochranné známky, jeho účinku. Přestože, jak bylo shora uvedeno, Soud první instance potvrdil princip komunitárního vyčerpání práv, zároveň judikoval, že pokud jsou opatření majitele ochranné známky zabraňující paralelním dovozům v rozporu se soutěžním právem, nemůže držitel ochranné známky těmto dovozům bránit.

Případ Javico

Další rozhodnutí, které by mohlo mít účinky mezinárodního principu vyčerpání práv z ochranné známky, bylo rozhodnutí ESD ve věci Javico (1998). Toto rozhodnutí se také týká známkového práva až ve svém důsledku, když primárně ESD vycházel z práva soutěžního. Stěžejním bodem rozhodnutí Javico pro otázku vyčerpání práv z ochranné známky je teze, že obchodní politika společnosti vůči odběratelům v zemích mimo EU, která je nutí smluvně se zavázat, že nebudou podnikat žádné kroky směřující ke zpětnému dovozu výrobku na území společenství, je v rozporu se soutěžním právem Společenství.

Jak rozhodnutí MLB, tak rozhodnutí Javico neprolamují princip komunitárního vyčerpání práv z ochranné známky absolutně. Naopak, z obou judikátů vyplývá, že účinky mezinárodního vyčerpání práv mohou nastat pouze v omezeném rozsahu a ve výjimečných případech, kdy by uplatňováním principu komunitárního vyčerpání práv byl narušen obchod mezi členskými státy podstatným, soutěž narušujícím způsobem.

Případ Davidoff

Dalším rozhodnutím vztahujícím se k paralelním dovozům výrobků chráněných ochrannou známkou je rozhodnutí ESD ve věci Davidoff, ve kterém ESD řešil otázku odvození souhlasu majitele ochranné známky a negativně vymezil situace, kdy implicitní souhlas vyvodit nelze. Jde například o tyto případy:

-          mlčení majitele ochranné známky,

-          skutečnost, že na zboží není umístěno varování zákazu prodeje zboží na trhu EHP,

-          skutečnost, že majitel ochranné známky převedl vlastnické právo k chráněným výrobkům bez stanovení smluvního omezení.

Mimo shora uvedené ESD specifikoval souhlas majitele ochranné známky jako jednání, které jednoznačně demonstruje úmysl vzdání se práva uvedení výrobku na trh majitelem ochranné známky. Majitel ochranné známky nemusí výslovně uvádět svůj nesouhlas s paralelním dovozem, platí, že paralelní dovoz zasahuje do práva k ochranné známce, pokud majitel ochranné známky nevysloví svůj souhlas.

Závěr

Závěrem lze uvést, že paralelní dovozy výrobků chráněných ochrannou známkou bez souhlasu vlastníka ochranné známky jsou v rozporu s právem EU, tedy i v rozporu s právním řádem ČR. Právní systém EU, prostřednictvím Smlouvy o založení EU, směrnice č. 89/104/ES a judikatury, postupně zavedl zákaz mezinárodního principu vyčerpání práv z ochranné známky, který je prolomen jen ve výjimečných případech, kdy opatření vlastníka ochranné známky proti paralelním dovozům jsou v rozporu se soutěžním právem. Ze současné situace lze dovodit, že majitel ochranné známky je chráněn právem Společenství do té míry, že je pro něj lepší zákaz paralelního dovozu smluvně či jiným způsobem vůbec neupravovat, a to právě z důvodu možného porušení soutěžních pravidel. V případě, že pak k paralelnímu dovozu dojde, dává evropské právo prostřednictvím shora uvedených pramenů majiteli ochranné známky dostatečnou ochranu v podobě úpravy zákazu mezinárodního principu vyčerpání práv.

Autor: Adam Liberda
Autor působí v advokátní kanceláři Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři v.o.s., kde se zabývá zejména občanským a autorským právem.